Atty. Mehmet M. GENÇOĞLU
Giriş:
İşbu makalemizde “tanınmış marka” kavramının hukuki niteliği hakkında bilgi verilecek olup, öncelikle tanınmış marka kavramının tanımı yapılacak, ardından bu kavram mahkeme içtihatları ile öğretiler çerçevesinde değerlendirilip tanınmış marka statüsünün kazanım usullerine değinilecektir.
Tanınmış Marka Kavramının Hukuki Niteliği:
“Tanınmış” sözcüğünün sözlük anlamı Merriam Webster ve Oxford English Dictionary’e göre, “yaygın ölçüde bilinen”, “pek çok kimse tarafından bilinen”, anlamlarına gelmektedir.
Tanınmışlık, her somut olayda farklılık arz etmektedir. Bu sebeple tanınmış marka kavramı Türk mevzuatında ve yabancı kanunlarda da tarif edilmemiş; kavram, içtihatlar ve öğretiler çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Bu kapsamda, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı, A/34/13 numaralı Tavsiye Kararı ile, bir markanın tanınmış olup olmadığı hususunda kıstaslar getirmiştir. Buna göre tanınmış marka, “bir kişi veya teşebbüse sıkı sıkıya bağlı, garanti, kalite, kuvvetli reklam ve yaygın dağıtım içeren, müşteri, akraba, dost ve düşman ayrımı yapılmaksızın, coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından refleks halinde ortaya çıkan bir çağrışımdır”, şeklinde tanımlanmıştır. Nitekim Yargıtay’da bu kıstasları benimsemiştir[1].
Türk Patent Enstitüsü de bu çerçevede tanınmış marka kavramına ilişkin kıstaslar getirmiştir. Yargılama esnasında mahkeme, tanınmış marka kavramını aşağıda belirtilen bu kıstasları göz önünde bulundurularak her somut olaya göre ayrı ayrı değerlendirerek bir sonuca ulaşır. Söz konusu bu kıstaslar şöyledir:
- Markanın tescilinin ve kullanımının süresi (markanın tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi),
- Markanın tescilinin ve kullanımının yayıldığı coğrafi alan ve kapsam. (Yurt içi ve yurt dışı tesciller nelerdir?)
- Markanın üzerinde kullanıldığı mal ve/veya hizmetin piyasadaki yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı nedir?
- Markaya ilişkin promosyon çalışmalarının (özellikle de Türkiye’deki promosyon çalışmalarının) özellikleri nelerdir? (Promosyonun süresi, devamlılığı, yayıldığı coğrafi alan, kapsam, promosyona harcanan para, promosyonun niteliği (TV reklamı, yerel gazete ilanı, sadece çocuk sahiplerine yönelik yapılan tanıtım vs.)
- Reklam niteliğinde olmayan ancak markanın tanıtımına faydalı olabilecek nitelikte faaliyetler var mıdır? (Gazete, dergi, TV vb. medya organlarındaki yayınlar, markalı ürünlerin fuarlarda teşhiri vb.)
- Markanın tanınmışlığını gösteren bir mahkeme kararı var mıdır veya marka sahibinin markasını koruma yolundaki etkin çabaları nelerdir? (Tanınmışlık kararı dışında , verilmiş mahkeme kararları, halen devam etmekte olan marka, haksız rekabet davaları, İtiraz sayıları vb.)
- Marka ne derece orijinaldir, markanın ayırt edicilik niteliği nedir?
- Markanın tanınmışlığına ilişkin yapılmış kamuoyu araştırmaları varsa bunların sonuçları.
- Markanın sahibi firmaya ilişkin özellikler (firmanın büyüklüğü, çalışan sayısı, ödenmiş sermayesi, cirosu, karı, yurt çapında ve yurt dışında sahip olduğu dağıtım kanalları: şubeleri, bayilikleri, servis ağı, ödediği vergi, ihraç miktarları, piyasasına hakimiyeti vs.),
- Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle özdeşleşiyor mu? Marka kelime veya şekil olarak görüldüğü anda refleks olarak belli bir ürünü çağrıştırıyor mu? Marka üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetle ilgili olarak belli bir kaliteye veya statüye işaret ediyor mu?
- Markayı taşıyan ürüne veya marka sahibi firmaya ilişkin olarak alınmış belgeler, ödüller (TSE, TSEK, ISO vb. kalite belgeleri, kalite ödülü, çevre ödülü, mavi bayrak vs.) var mı?
- Markayı taşıyan ürünlerin dağıtım kanalları (marka sahibi firmanın kendine ait dağıtım kanallarının dışında) ve söz konusu ürünlerin ithalat ve ihracat olanakları nelerdir’?
- Eğer marka bir satışa konu olmuşsa, marka üzerinde kıymet takdiri yapılmışsa markanın parasal değeri nedir? Markanın parasal değeri, marka sahibinin yıllık bilançosunda gösterilmiş midir?
- Marka tescillerinin kapsadığı mal ve/veya hizmet portföyünün genişliği nedir? (örnek:sadece “gazozlar” için tescilli bir marka ile, tüm elektronik eşyaları içine alan bir tescil.)
- Marka halk nezdinde tanınan bir marka ise bu tanınmışlık düzeyini ne kadar süredir korumaktadır?
- Markanın tanınmışlığından ötürü, bu niteliğine yönelik tecavüz fiilleri var mıdır? Marka üçüncü kişilerce taklit ediliyor mu? (Markaya benzer başvuruların yoğunluğu, markanın piyasada haksız yere üçüncü kişilerce kullanılıp kullanılmadığı vs.). Marka üçüncü kişilerce kullanılmakta ise bu kullanım, şekil ve üzerinde yayıldığı coğrafi ve ticari alan itibariyle tanınmış marka sahibine zarar veriyor mu?
- Marka, üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin niteliği itibariyle (Örnek:araba markası ile ciklet markası) veya potansiyel ve fiili kullanıcı kitlesinin niteliği itibariyle (doktorlara yönelik bir ürün ile çocuklara yönelik bir ürün markası) tecavüze açık mı, değil mi?
- Yukarıda sayılanların ispatına yönelik olan veya bir markanın tanınmış olduğunun ispatına yönelik her türlü belge.
Öte yandan, marka hakkı sahipleri, yürüyen bir dava içinde mahkemeden markanın tanınmışlığının tespitini isteyebileceği gibi Türk Patent Enstitüsü’ne markanın tanınmışlığının tespitine ilişkin bir başvuruda bulunmak suretiyle de tanınmış marka statüsünü kazanabilirler.
Sonuç olarak;
- Tanınmış marka kavramı Yargıtay’ın da benimsemiş olduğu Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın Tavsiye Kararı kıstasları göz önünde tutularak Türk Patent Enstitüsü tarafından hazırlanmış kıstaslara göre değerlendirilir;
- Mahkeme, söz konusu bu kıstasları göz önünde bulundurarak bir sonuca ulaşır;
- Öte yandan, marka hakkı sahipleri, yürüyen bir dava içinde tanınmış marka statüsü kazanabilmek için markanın tanınmışlığının tespitini de mahkemeden isteyebilir.
- Bununla beraber marka hakkı sahipleri, Türk Patent Enstitüsü’ne markanın tanınmışlığının tespitine ilişkin bir başvuruda bulunmak suretiyle de tanınmış marka statüsünü kazanabilirler.
[1] YHGK, 21.09.2005, 2005/11-476 E., 2005/483 K.
